Transferência de tecnologia

Entenda: Você pode averbar e/ou registrar no INPI contratos que envolvam licenciamento de direitos de propriedade industrial (marcas, patentes, desenhos industriais e topografia de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, serviços de assistência técnica e franquia. Também pode requisitar certidões, consultas, fotocópias e 2ª via de certificado de averbação. Conheça os tipos de contrato, as diretrizes de exame para averbação e registro de contratos e outras informações para requerimento de averbação e registro no Manual de Contratos de Tecnologia. Você também deve acessar a legislação sobre o tema.

Leia mais detalhes sobre os serviços de transferência de tecnologia.

Contratos de transferência de tecnologia – Mais informações

Colaboradores: Ana Paula Melloni, Célia Luzia Pinheiro, Dirceu Teruya
Além de proteger os seus ativos, é possível que você queira licenciá-los para uma empresa, ou então obter uma licença para impulsionar seu negócio. Pode ainda preferir adquirir conhecimentos não amparados por direitos de propriedade industrial. Para que estas transações sejam seguras e permitam a realização do pagamento ao exterior, existem contratos que devem ser averbados e/ou registrados no INPI.
Os tipos de contratos existentes são as cessões e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas, além de assistência técnica e do fornecimento de tecnologia (know-how).  Também são registradas as franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros. Estes são os assuntos a serem explicados nesta página.

Licenciamento ou cessão de direitos, aquisição de conhecimento e franquia

Este item apresenta os requisitos para os seguintes tipos de contratos:

1)    Licença para Uso de Marca: contrato que se destina a autorizar o uso efetivo, por terceiros, em tempo determinado, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil.

2)    Cessão de Marca: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da marca regularmente depositada ou registrada no Brasil.

3)    Licença para Exploração de Patente: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o pedido ou patente concedida.

4)    Cessão de Patente: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, da patente regularmente depositada ou concedida no Brasil, identificando o direito o pedido ou patente concedida.

5)    Licença Compulsória de Patente: é uma solicitação para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular da patente depositada ou concedida noBrasil, identificando o direito de propriedade industrial, de acordo com os artigos 68 a 74 da Lei nº 9.279 de 1996.

6)    Licença para Exploração de Desenho Industrial: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial.

7)    Cessão de Desenho Industrial: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Desenho Industrial depositado no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Desenho Industrial.

8)    Licença de Topografia de Circuito Integrado: contrato para autorizar a exploração por terceiros, em tempo determinado, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado.

9)    Cessão de Topografia de Circuito Integrado: contrato que se destina a transferir a titularidade a terceiros, de forma definitiva, do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado depositado e/ou concedido no Brasil, identificando o pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado.

10) Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado: é uma solicitação para suspensão temporária do direito de exclusividade do titular do pedido e/ou registro de Topografia de Circuito Integrado, identificando o registro de Topografia de Circuito Integrado concedido no Brasil, de acordo com os artigos 47 a 54, da Lei nº 11.484, de 2007.

11) Franquia: Envolve serviços, transferência de tecnologia e transmissão de padrões, além de uso de marca ou patente. O franqueado deverá comprovar conhecimento da Circular de Oferta, que é um documento produzido pelo franqueador, conforme artigo 3º da Lei de Franquia (nº 8955/1994). A Circular de Oferta deverá conter o histórico resumido da empresa, balanços e demonstrativos financeiros da empresa, perfil do “franqueado ideal”; situação perante o INPI das marcas e/ou patentes envolvidas. A Circular de Oferta de franquia deverá ser entregue ao franqueado até 10 dias antes da assinatura do contrato.

12) Fornecimento de Tecnologia: contrato que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know How). Incluem-se os contratos de licença de uso de programas de computador (software), desde que prevista a abertura do código fonte, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9.609/98.

13) Serviços de Assistência Técnica e Científica: contratos que visam a obtenção de técnicas para elaborar projetos ou estudos e a prestação de alguns serviços especializados.

Por não caracterizarem transferência de tecnologia, nos termos do artigo 211 da Lei nº 9.279/96, os serviços técnicos especializados são dispensados de registro pelo INPI, conforme a lista de serviços contida na Resolução nº 156/2015.

 Saiba quais são os documentos necessários para requerer a averbação/registro dos contratos.

Documentos necessários para o pedido de averbação e registro

Colaboradores: Ana Paula Melloni, Célia Luzia Pinheiro, Dirceu Teruya

Atenção: A Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia, a partir de 01/01/2017, somente  receberá os protocolos de requerimento de averbação de contratos e faturas e demais petições por meio do Peticionamento Eletrônico de Contratos de Tecnologia do Sistema e-Contratos, conforme determinado no Artigo 6º da Resolução nº 170/2016.

Carta justificativa datada e assinada (opcional)

A carta justificativa tem como finalidade formalizar o pedido de averbação e registro junto ao INPI.

A carta justificativa também pode ser utilizada para apresentação de informações relevantes a respeito do contrato e/ou da fatura, e para apresentação de esclarecimentos ou justificativas necessárias ao exame dos requerimentos e petições.

A carta justificativa não é de apresentação obrigatória, mas se apresentada precisa ser datada e assinada, identificando (nome completo) e qualificando (cargo ocupado) o signatário.

 Guia de Recolhimento da União (GRU)

É imprescindível o pagamento da GUIA antes de realizar o protocolo.

Procuração

Conforme a  Resolução nº 170/2016, as procurações devem ser digitalizadas a partir da via original.

A procuração onde a empresa requerente outorga poderes ao procurador responsável (Pessoa Física titular do CPF do login utilizado para realizar o acesso ao e-Contratos), é obrigatória.

Se o contrato, aditivo ou fatura for assinado por procuradores, deve ser enviada procuração específica com outorga de poderes expressos para prática de tal ato, conforme artigo 661 da Lei 10.406/02.

Se a procuração for emitida no exterior, deverá ser notarizada (reconhecimento quanto à autenticidade da assinatura da parte estrangeira pelo notário público daquele país) e consularizada ou apostilada, a partir de 14/08/2016 para os países membros da Convenção de Haia, conforme Decreto nº 8.660/2016.

Contratos, aditivos ou faturas

O requerente deverá apresentar o documento a ser averbado, digitalizado a partir do original, conforme Resolução nº 170/2016.

Para documentos emitidos em idioma estrangeiro, devem ser enviadas traduções (simples ou juramentada), inclusive dos textos notariais. Caso seja apresentada tradução juramentada, deve ser enviada digitalizada da via original, conforme Resolução nº 170/2016.

Não serão aceitos documentos rasurados ou adulterados.

Os documentos apresentados para averbação e/ou registro devem conter local e data de assinatura, e os signatários devem ser identificados e qualificados pela indicação do cargo ocupado na empresa.

Se assinados no exterior, os documentos devem estar notarizados (reconhecimento quanto à autenticidade da assinatura da parte estrangeira pelo notário público daquele país) e consularizados ou apostilados, a partir de 14/08/2016 para os países membros da Convenção de Haia, conforme Decreto nº 8660/2016. Exceção para os países com acordos que dispensa legalização ou apostilamento.

Se assinados no Brasil os contratos devem conter assinaturas de duas testemunhas devidamente identificadas (nome completo) e qualificadas (número de documento brasileiro).

Ficha Cadastro

A Ficha Cadastro deve ser apresentada para todas as empresa brasileiras que figurem como parte cessionária em um contrato.

Ao término do protocolo da Ficha Cadastro no sistema , será emitido um número de protocolo. Após a análise, o usuário será notificado da validação ou não.

A Ficha Cadastro tem validade de 2 (dois) anos contados da data de validação e deverá ser atualizada a cada período, ou sempre que houver alguma alteração nos dados e nas informações da empresa.

Como pedir o serviço

faleconosco

 Como funciona o processo de averbação e/ou registro

Ao protocolar um requerimento de qualquer natureza no INPI (averbação/registro de contrato, fatura, petição ou consulta), o usuário recebe uma numeração definitiva do seu pedido, conforme especificado na Resolução nº 135/2014.

São considerados requerimentos inexistentes (código 140 na RPI) aqueles cujos documentos apresentados pelo usuário não atendam às disposições definidas pela IN nº 70/2017 e/ou quando a Guia de Recolhimento da União (GRU)referente ao pagamento pela retribuição pelos serviços não for conciliada. Neste caso, o usuário deve protocolar um novo requerimento, observando os requisitos necessários para o reconhecimento do pedido.

Os requerimentos reconhecidos (código 150 de notificação da RPI) seguem para decisão da área técnica do INPI. A decisão é publicada em até 30 dias, contados a partir do dia subsequente à notificação na RPI. A decisão da área técnica pode ser pelo deferimento, solicitação de cumprimento de exigência ou ainda indeferimento dos requerimentos.

O deferimento dos requerimentos, que implicam em emissão do Certificado de Averbação, é notificado na RPI com o código 350. O documento expedido pelo INPI é disponibilizado em meio digital.

As respostas às consultas formuladas à área de Contratos também são notificadas na RPI, por meio do código 155.

O prazo para cumprimento das exigências é de 60 dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação da notificação do código 145 na RPI. Caso não sejam cumpridas as exigências no prazo (ou caso não seja solicitada pelo requerente a prorrogação do prazo para o cumprimento das exigências), os requerimentos são arquivados e notificados com a publicação do código 185 na RPI.

Os requerimentos podem ainda ser indeferidos pela área técnica do INPI por não atenderem às normas e procedimentos em vigor, sendo esta decisão notificada por meio do código 130 para o caso dos requerimentos de averbação e código 135 para quaisquer petições indeferidas. Nestes casos, o interessado pode apresentar recurso ao presidente do INPI em até 60 dias, contados a partir da publicação na RPI, por meio de petição, esclarecendo as razões que fundamentam a discordância da decisão.

O recurso interposto é notificado por meio do código 210 na RPI para manifestação de terceiros no prazo de até 60 dias corridos, contados a partir do dia subsequente à data da publicação. A decisão do recurso é notificada, por sua vez, pelo código 272.

Todas as manifestações dos usuários (como solicitações de prorrogação de prazo, cumprimento de exigência, recursos, apresentação de aditivo e informações complementares) devem ser feitas por meio de petição.

No caso de deferimento do requerimento, será expedido o certificado de averbação e notificado pela publicação do código 350. O documento expedido pelo INPI será disponibilizado em meio digital.

Pagamentos de royalties de assistência técnica e científica ao exterior

O Certificado de Averbação/Registro emitido pelo INPI é necessário para realização do Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco Central do Brasil por meio do qual são realizados os pagamentos ao exterior a titulo de royalties pela exploração de direitos de propriedade industrial e os pagamentos por know-how, assistência técnica e científica e franquia (Resolução BACEN nº 3.844/2010).

O Registro da Operação Financeira (ROF) equivale aos documentos de registro de capitais externos emitidos pelo Banco Central para todas as finalidades legais, em particular a Lei nº 4.131/64 e a Lei nº 9.069/95. A inclusão de informações pelo usuário nesta transação tem caráter declaratório sendo o mesmo responsável por sua veracidade e legalidade.

Estão sujeitas ao registro as operações de fornecimento de tecnologia, serviço de assistência técnica, cessão de marcas e patentes, licença de uso de marcas e de exploração de patentes, franquias e serviços técnicos complementares prestados por residentes no exterior, e outras modalidades de transferência de tecnologia, desde que contratadas com residentes ou domiciliados no exterior.

Consulta

O serviço de consulta da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia (CGTEC) oferece aos usuários esclarecimentos e manifestação quanto aos requisitos e procedimentos de análise para efeito de averbação que são utilizados no INPI.

O serviço de consulta também pode ser usado para solicitar análises preliminares de minuta de contrato, faturas e documentos relacionados.

Para apresentar a consulta você precisa gerar uma GUIA e protocolar, adicionando uma carta explicativa contendo esclarecimentos ou questionamento, e/ou minuta do contrato ou fatura (se for o caso).

Assessoria à transferência de tecnologia

O INPI também realiza um serviço de assessoria às empresas brasileiras na aquisição de tecnologia ou para obter licenciamento no Brasil e/ou no exterior, da seguinte forma:

Tecnológica

1) Elaborando estudos e relatórios relativos às contratações de tecnologia – nos setores industriais e de serviços, baseados nas averbações efetuadas pelo INPI – colocando à disposição do governo e dos interessados, visando dar subsídios à formulação das políticas setoriais e governamentais específicas.

2) Elaborando pesquisas específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis para fins de licenciamento, e/ou identificando, selecionando e indicando fontes de aquisição de “know-how”, dados técnicos ou assistência técnica específica no exterior ou no território nacional, a pedido da parte interessada.

Contratual

1) Colocando à disposição das empresas domiciliadas no Brasil dados e aconselhamentos de técnicos habilitados e com larga experiência na análise de contratos, visando subsidiar a negociação econômica de tecnologia a ser contratada.

2) Colhendo dados e estatísticas quanto à forma de negociação e aos preços médios praticados em contratos de licenciamento e de transferência de tecnologia em setores específicos, nos mercados nacional e internacional – colocando-os à disposição dos interessados.

Dúvidas?

Você poderá tirar suas dúvidas quanto aos aspectos técnicos do contrato pelo sistema  Fale Conosco.

 

Passo 2: Prepare a documentação
Imagem: FreeDigitalPhotos.net

Para requerer a averbação e/ou registro do contrato, você precisa apresentar a GRU paga e a documentação necessária para este serviço.

Pague a retribuição: Confira os valores das retribuições. Pessoa físicas e microempresas, entre outros, têm direito a desconto.

Inicie o pedido:  Apenas comece o processo após o pagamento da GUIA.

Acompanhamento: O processo passará por diferentes etapas, que poderão exigir do usuário o envio de novos documentos, para não perder os prazos, é importante acompanhar o andamento.

Dúvidas não sanadas  de Transferência de Tecnologia serão esclarecidas exclusivamente pelo sistema Fale Conosco.

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